NYHETER

Tildekking av varemerker kan utgjøre inngrep

varemerker, trademark, trademarks, varemerke

Den 2. juni 2020 kom Høyesterett i HR-2020-1142-A til at en norsk mobilreparatør hadde brutt Apples varemerkerettigheter ved ulovlig import av 63 piratkopierte mobilskjermer. Skjermene var påført Apples logo, men denne var strøket over da varene ble stanset i tollen. Spørsmålet Høyesterett har tatt stilling til er hvorvidt logoene har medført ulovlig varemerkebruk til tross for at de var dekket til.

Saken har vakt oppmerksomhet og har fått mye omtale i media. Mange synes å mene at dommen medfører en urimelig begrensning i uavhengige reparatørers mulighet til å reparere Apple-produkter – særlig fordi konkurranse er viktig i et bærekraftperspektiv. Høyesterett uttaler imidlertid at dette ikke relevant for saken:

«Dette fell på sida av saka. Det er ikkje skjermane som er tema etter varemerkelova § 4, men bruken av varemerket på skjermane. Varemerkelova stengjer ikkje for at ein norsk mobilreparatør importerer mobilskjermar som er kompatible med Apples smarttelefonar, så lenge dei importerte skjermane ikkje er utstyrte med ulovlege varemerke.»

I utgangspunktet er det altså ikke noe i denne dommen som begrenser muligheten for lovlig import av reservedeler som er kompatible med Apples produkter. Så lenge reservedelene ikke er eller har vært merket med et beskyttet varemerke, skal ikke varemerkeretten være til hinder for dette.

Det sentrale spørsmålet i saken er «om varemerkets funksjonar kan bli skadde ved importen og mogleg vidare omsetnad ved at varemerket er tildekt». I vurderingen vises det til praksis fra både Høyesterett og EU-domstolen (i hovedsak HR-2018-110-A Ensilox og C-129/17 Mitsubishi).

Apple har hevdet at varemerket deres er tatt i ulovlig i bruk når det er påført forfalskninger og at dette kan medføre skade på varemerkets funksjon som garanti for opphav og kvalitet. Importøren har på sin side hevdet at fordi varemerket var tildekket med tusj, så er det ikke snakk om ulovlige kopier, men kompatible reservedeler. Fordi logoen var tildekket kunne det ikke være noen risiko for brudd på varemerkets funksjon.

Høyesterett legger i sin vurdering vekt på at tildekkingen ikke er permanent, og at det derfor er en mulighet for at importøren eller senere omsetningsledd fjerner tusjen slik at skjermene vil fremstå som originale Apple-skjermer:

«Ein kan generelt ikkje sjå bort frå risikoen for at dei som får skjermane i hende, vil ta bort tildekkinga av varemerka. Ved omsetnad, både til reparatørar og til sluttkundar, vil avhendaren tvert om kunne ha eit ynskje om å fjerne tildekkinga for å oppnå ein høgare pris.»

Videre fremheves også at varemerkets funksjoner kan bli skadet selv om tildekkingen ikke tas bort:

«Skjermane er i det ytre identiske med Apples originale skjermar, og tusjen er påført på den same staden som Apples varemerke er plassert på originale skjermar. Tildekkinga, som er synleg, kan då verke forvirrande med omsyn til produktets opphav. For den relevante omsetnadskrinsen vil det då kunne vera uklart om det er ein original skjerm eller ein kopi. Slik uklarheit er i seg sjølv tilstrekkeleg for å konstatere fare for skade på varemerkets funksjonar.»

Et spørsmål som ikke ble vurdert av Høyesterett i denne saken, er hvorvidt det ville stilt seg annerledes dersom det var snakk om originalvarer og ikke piratkopier. Ved første øyekast kan det fremstå slik, men faktum er at det ikke nødvendigvis er tilfelle. Varer påført et beskyttet varemerke kan nemlig ikke innføres fra utenfor EØS uten merkehaverens samtykke selv om det i utgangspunktet er lovlig anskaffet. Dette følger av varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a, jf. tredje ledd bokstav c. Dersom varene var kjøpt innenfor EØS ville imidlertid varemerkeloven § 6 og tilsvarende EØS-regler om konsumpsjon av varemerkeretten komme til anvendelse, og parallellimport ville som hovedregel være tillatt.

Det er også viktig å merke seg at det ikke nødvendigvis ville være tilstrekkelig å fjerne Apples varemerke permanent. Av EU-domstolens avgjørelse i C-129/17 (som vektlegges av Høyesterett i denne saken) fremgår det nemlig at også markedsfunksjonen til varemerket vil være relevant for vurderingen. Saken dreier seg om originale Mitsubishi gaffeltrucker som ble kjøpt utenfor EØS og importert til EØS uten Mitsubishis samtykke. Mens varene var i tollopplag fjernet imidlertid importøren Mitsubishis varemerker helt, og erstattet dem med sine egne merker. EU-domstolen kom til at Mitsubishis varemerkerett var krenket selv om varemerkene var fjernet helt før varene var formelt fortollet inn i EØS. Dette var i stor grad på grunn av skade på vesentlige funksjoner ved varemerkene, eksempelvis investerings- og reklamefunksjoner. Å fjerne varemerkene for å unngå merkehaverens rett til å forhindre import ble også ansett å være i strid med formålet om å forsikre «undistorted competition».

Det vi kan utlede av Høyesteretts avgjørelse i denne saken er altså at det ikke nødvendigvis vil være tilstrekkelig å dekke til eller fjerne et varemerke for å komme unna merkehaverens rett til å forhindre parallellimport. Så lenge det foreligger en fare for skade på varemerkets funksjoner, vil slik bruk likevel medføre varemerkeinngrep etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a. 

For Acapo AS

Alexander Hallingstad