Mange norske bedrifter velger å hemmeligholde sine oppfinnelser fremfor å patentere. Dette er oppfinnelser som i realiteten er bedriftens konkurransefortrinn. For enkelte er dette et ubevisst valg fordi de ikke i tilstrekkelig grad har gjort seg kjent med mulighetene som åpnes om man oppnår et patent. Andre bedrifter har mer bevisst valgt hemmelighold som forretningsstrategi. Hemmelighold kan være en både enkel og billig strategi, men kan også by på uforutsette utfordringer. En av disse utfordringene er at bedriften mangler god nok dokumentasjon av det som påstås å være en bedriftshemmelighet. En annen utfordring er at arbeidskraften er mer mobil nå enn noen gang tidligere og at informasjon lekker ut. En tredje utfordring er at bedrifter mangler rutiner for håndtering av sine bedriftshemmeligheter, noe som øker faren for lekkasjer, med påfølgende verditap.
Hemmeligheter og konflikter
Med knapt 1000 nye norske patentsøknader fra norske virksomheter per år synes det nærliggende å dra den slutningen at mange norske bedrifter velger å beskytte sine oppfinnelser gjennom hemmelighold fremfor patentering. Med hemmelighold menes at bedriften ikke gir tilgang til eller formidler kunnskap om sin oppfinnelse til andre enn dem som faktisk trenger å vite om den. Samtidig er bedriften av praktiske grunner nødt til å involvere en rekke ansatte i hemmelighetene. Dette kan eksempelvis være fordi den ansatte må gis innsyn av hensyn til utvikling av en oppfinnelse, eller i forbindelse med at den skal settes i produksjon. Dette er kunnskap som den ansatte vil bære med seg ved overgang til ny arbeidsgiver, eller ved oppstart av egen virksomhet. Spørsmålet om hvorvidt en teknisk løsning tilhører generell fagkunnskap eller kan klassifiseres som en bedriftshemmelighet vil det typisk knytte seg mye tvil til, fordi det er vanskelig å etterprøve eller dokumentere uten å gå veien om et søksmål. Dette gjenspeiles ved at det stadig verserer saker knyttet til utnyttelse av bedriftshemmeligheter i det norske rettsapparatet. Dersom bedriften ikke har truffet nødvendige tiltak for å holde oppfinnelsen hemmelig vil utfallet med stor sannsynlighet være en dyrekjøpt lærepenge.
I en nylig avsagt dom av 7. april 2017 fra Gulating lagmannsrett kom retten til at to tidligere ansatte ved Komatsu KVX LLC NUF (KVX) ved salg av et såkalt bolt-on-system bevisst og systematisk hadde etterlignet produkter tilhørende sin tidligere arbeidsgiver. Retten la i skjerpende retning vekt på at de to tidligere ansatte begge hadde hatt nøkkelroller i KVX og at de sammen hadde etablert virksomhet i konkurranse med sin tidligere arbeidsgiver. Det ble blant annet vektlagt at de to i egenskap av hhv. teknisk sjef og salgssjef samlet hadde hatt detaljert kunnskap til KVX sine produkter, selskapets leverandører og produsenter, produksjonsmetode, selskapets produktutvikling, markedsforholdene, de viktigste kundene og fortjenestemarginene for selskapets produkter. Retten kom til at de to tidligere ansatte skulle forbys salg og markedsføring av de aktuelle produktene og ila både disse to og deres nye virksomhet et erstatningsansvar på i overkant av 1,6 millioner kroner. Det er ikke kjent om dommen vil bli påanket.
Av tidligere relevant rettspraksis på området hvor en bedrift er ansett for å ha utnyttet en annens bedriftshemmeligheter kan vi nevne tvisten mellom Kongsberg Evotec AS og Rolls-Royce Marine AS hvor førstnevnte i dom av 4. juni 2015 ble idømt å betale 95 millioner kroner i erstatning til Rolls Royce Marine AS for brudd på markedsføringsloven.
Sikring av bedriftshemmeligheter
Det er varierende grad av oppmerksomhet rundt og erkjennelse av betydningen av å sikre bedriftshemmeligheter og bedriftssensitiv informasjon. Enkelte bedrifter har gode rutiner på plass, mens andre bedrifter ikke har et bevisst nok forhold til dette. Vi vil peke på tre spørsmål som er aktuelle for en rekke bedrifter å stille seg:
1. Hva hemmeligholdes?
Dagens bedrifter opererer i et kunnskapssamfunn, og for disse bedriftene er det nødvendig å ha en klar oppfatning av skillet mellom hva som er bransjekunnskap og hva som er deres reelle bedriftshemmeligheter. Uten rutiner rundt dette vil eksempelvis tekster som er ment å skulle holdes hemmelig kunne lekke ut i form av beskrivelser i annonser eller i annen medieomtale. Det er verdt å merke seg at det som beskrives i patentsøknader pr. definisjon ikke er hemmelig.
Acapo anbefaler følgende tiltak for bedriften: Skaff oversikt over kunnskapen, klassifiser kunnskapen og avklar hva som er reelle bedriftshemmeligheter og hva som ellers er kjent i bransjen.
2. Er hemmeligheten beskyttet?
For at bedriften skal fungere, må medarbeidere bli betrodd også bedriftssensitiv informasjon og know-how som skal hemmeligholdes. Informasjonsflyt i bedriften er i tillegg vanskelig å kontrollere. Det er dermed ikke gitt at en vet hvilke ansatte som har fått kunnskap om bedriftshemmeligheter og om disse faktisk er kjent med at dette er bedriftshemmeligheter.
Acapo anbefaler følgende tiltak for bedriften: Merk relevante dokumenter slik at det klart fremgår at disse omhandler bedriftshemmeligheter. Gjør betrodde ansatte oppmerksomme på at de er betrodd kunnskap som er bedriftshemmeligheter som de ikke skal formidle videre. Sørg for tilstrekkelig datert dokumentlagring og passordbeskyttelse ved lagring av slik informasjon.
3. Hvor har bedriftshemmeligheten sin opprinnelse? Know-how eller en oppfinnelse kan oppstå som følge av et samarbeid med andre eller etter bidrag fra nyansatte som har tatt i bruk kunnskap fra tidligere erfaring. Her vil flere parter kunne kreve en rett til resultatet. Det vil da være risiko for at en kommersiell utnyttelse av det bedriften oppfatter som sin oppfinnelse blir møtt med krav fra en tredjepart.
Acapo anbefaler følgende tiltak for bedriften: Ha et bevisst forhold til hvilke ansatte som bidrar med hva og om betydelige bidrag kommer fra en person som er nylig ansatt, eller om det har opprinnelse i et samarbeid med en utenforstående. I samarbeid med utenforstående sørg alltid for å ha avtaler som regulerer eierforhold til det som utvikles.
4. Er det truffet tiltak i tilfelle lekkasjer? Arbeidstakere er mindre lojale enn tidligere i den forstand at de oftere enn før endrer arbeidsplass, og det er alltid en risiko for at noen mer eller mindre bevisst tar med seg bedriftshemmeligheter ut av bedriften. Det er heller ikke utypisk at en konkurrent starter opp med produksjon av det som en annen oppfatter som sin egen bedriftshemmelighet. Det er mulig at en konkurrent gjør oppfinnelsen på nytt. Erfaringsvis vil en bedrift som patentsøker sin oppfinnelse stå bedre rustet overfor andre som enten velger å ikke patentsøke eller som inngir sin søknad på et senere tidspunkt.
Acapo anbefaler følgende tiltak for bedriften: Sørg for dokumentasjon på oppfinnelser, uansett om de skal patentsøkes eller beskyttes som bedriftshemmelighet. Ta også vare på brosjyrer og salgstall som kan dokumentere at dette er en oppfinnelse som dere har gjort og har utøvet kommersielt. En konfliktsak kan i enkelte tilfeller være uunngåelig, og det er viktig å kontakte din rådgiver tidlig for å finne rette midler i situasjonen.
Tankekors:
Det kan synes nærliggende å dra den slutningen at det er mer vanlig å ikke patentere enn å patentere nye oppfinnelser i Norge. Som allerede nevnt kan dette skyldes mer eller mindre bevisste beslutninger om hemmelighold. Dersom en sammenligner tallene for innleverte patentsøknader fra Norge med andre land ser en at mens øvrige land har en økning i antallet viser tallene i Norge en tilbakegang.
Et stort tankekors i denne sammenheng er at målt i kroner og øre er det tale om store verdier som hemmeligholdes. Det er da betimelig å stille spørsmål ved hvorfor flere bedrifter ikke utarbeider rutiner for å sikre disse verdiene. Til illustrasjon er det i en artikkel publisert av FAS (Federation Of American Scientists) vist til at U.S. Chamber of Commerce estimerer at verdien av såkalte «trade secrets» for amerikanske selskaper utgjør svimlende 5 000 milliarder dollar. De viser samtidig til en studie publisert av PricewaterhouseCoopers (PwC) og Center for Responsible Enterprise and Trade (CREATe.org) hvor det går frem at estimert tap grunnet lekkasjer av slike trade secrets anslås til mellom 1% til 3% av US’ brutto nasjonalprodukt.
Hemmelighold kan være rimelig, effektivt og gi beskyttelse i en periode, men det er som skissert ovenfor flere risikomomenter ved dette. Vi har allerede påpekt den åpenbare faren at hemmeligheten lekker ut, men det kan også by på problemer om andre helt uavhengig søker patent på samme oppfinnelse som bedriftshemmeligheten. Også her finnes det en rekke tiltak en kan gjøre. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere slik at du kan gjøre en riktig avveining mellom hemmelighold og patentering, og treffe de tiltakene som er riktige for din bedrift.
Kilder: www.lovdata.no https://lovdata.no/dokument/LGSIV/avgjorelse/lg-2016-44586 https://fas.org/sgp/crs/secrecy/R43714.pdf (side 13)
10.05.2017 Advokat Kjersti Staven-Garberg og Patentrådgiver Stein Roar Gjøen For Acapo AS.